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姜寿辉| 抵触申请在专利侵权诉讼中的抗辩研究

发布者: admin 发布时间: 2017-11-10 浏览次数:

作者:姜寿辉律师 


一、抵触申请及在司法实践中的应用

抵触申请是指损害新颖性的专利申请。具体是指在申请日以前,任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请,并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中,则这一申请就被称之为专利申请的抵触申请。

《专利法》22条第2款,即:新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

《专利法》23条第1款,授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。

2010年修订的《专利审查指南》(以下简称专利审查指南)第二部分第二章2.2以及第四部分第五章3.3.2,分别对发明、实用新型专利的抵触申请和外观设计专利的抵触申请做出了定义。

根据以上规定,在认定一项专利(或专利申请)是否构成抵触申请时,需要考虑两个构成要件:一是时间要件,即从时间顺序上看,抵触申请的申请日、涉案专利的申请日、抵触申请的公开日(公布日或者授权公告日)先后依次排列;二是内容要件,即抵触申请应当公开了同样的发明或者实用新型,或者同样的外观设计,即必须是相同类型的专利才可以互为抵触申请,同一发明创造的不同类型的专利不能够进行抵触申请的对比。

在有关抵触申请专利侵权抗辩,法律及司法解释并未明文作出适用规定。其中,最高人民法院在2010428日召开的全国法院知识产权审判工作座谈会上明确:可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。

最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔201118被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的,可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》 127规定有:抵触申请不属于现有技术,不能作为现有技术抗辩的理由。但是,被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的,可以参照本指南第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理。

上海市高级人民法院《专利侵权纠纷审理指引》14规定有:在相同侵权中,被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时,可类推适用现有技术抗辩。

鉴于抵触申请不能等同于现有技术,而后者专利侵权抗辩有明文法律规定,故在适用抵触申请专利侵权抗辩时,当前司法实务也是较为谨慎,多为参考现有技术抗辩适用。

被评选为2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例的上诉人黄泽凤因与被上诉人李健开侵犯外观设计专利权纠纷案中,上诉人黄泽凤提交的对比文件三为网板折叠圆桌,该外观设计专利(注:抵触申请)的申请日在涉案专利申请日之前,上诉人可以援引该证据比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩。

201512月,最高人民法院在清洁工具实用新型专利侵权纠纷案中,又进一步对如何参照适用现有技术抗辩的相关规定进行了认定,指出应以新颖性作为认定抵触申请抗辩的认定标准。

再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案中,由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性。因此,如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开,则相较于抵触申请亦不应被授予专利权,相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此,被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由,主张未侵犯涉案专利权的,人民法院可以参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定,对抵触申请抗辩进行认定。

原告郭其伟与被告深圳浩特尔电子技术有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案中,被告深圳浩特尔公司选择以我国台湾地区的抵触申请专利设计作不侵权抗辩,该专利的申请日在涉案专利申请日之前,被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩。

二、目前司法实践中适用抵触申请抗辩的困境

虽然抵触申请抗辩在司法实践中得到了较多的适用,但是,由于在《专利法》二十二条2款和二十三条1款,其在限定抵触申请时,排除了两种类型的专利不能实现互相抵触,因此,在司法实践中也带来了一定的问题。

以下结合笔者代理的一起外观专利侵权纠纷进行说明。

案例1A是一种拖把的专利权人,其于20141027日向专利局以一种自挤水平板拖把的名称申请了实用新型,公开于2015211日,其在说明书中公开的一幅图如下:

                                       image.png      

   其中,各个附图标记如下:拖把杆1、平板拖把头2、捋套3、捋头4、穿口5、连接条6和导向块7

20141216日,其又向专利局以拖把的名称申请了实用新型,其外观设计附图如下:

 image.pngimage.png

2017222日,专利权人以我方客户售卖的拖把产品侵犯了其外观设计专利权,向我方诉至知识产权法院。

在庭审过程中,我方以抵触申请导致的权利冲突为由,向法院陈述了我方的抗辩观点,认为:在先申请的实用新型与在后申请的外观设计,其所公开的发明创造完全相同,且实用新型的权利要求,保护了相同形状的外观设计产品,如果判令我方侵犯在后的外观设计专利权,则我方无法阻止原告继续以在先的实用新型起诉,其显失公平,因此,应当认定我方以在先实用新型抵触申请抗辩成立。

在以上抗辩的基础上,最终原告与我方以和解结案,法院也并没有就以上抗辩意见进行详细说明,但我想该问题也引来了一个比较有意思的问题,即:同一发明创造,因各方面的原因导致其申请日有前后,如何解决其权利冲突问题?

案例2

专利权A20141027日向专利局提交了一件上述实用新型一种自挤水平板拖把,专利权人B20141216日向专利局提交了上述外观设计拖把,两者均授权,实用新型的权利要求与专利附图都与外观设计的附图相同。则专利权人B以上述外观设计专利请求涉嫌侵犯专利权的侵权人C起诉要求赔偿,则侵权人C能否以已向专利权人支付了许可费/赔偿费,即以向在先专利权权人获得了许可以进行抗辩?

   我们都知道,虽然发明、实用新型和外观设计三种专利类型的保护客体和保护范围整体上明显不同,但是,三种专利均保护产品的形状,保护客体存在部分重叠。也就是说,发明和实用新型专利保护的技术方案中的产品的形状可以作为外观设计专利的保护客体,外观设计专利保护的新设计中的产品的形状也可以作为发明实用新型专利的保护客体。

因此,对于有形的产品而言,申请人可以选择发明、实用新型和外观设计任意一种专利类型进行保护,换句话说,作为产品的形状技术特征或者设计特征既可以被记载于发明或实用新型的申请文件中,也可以被记载于外观设计专利申请的图片或照片中。现行专利法的规定,外观设计专利申请不能作为发明或实用新型专利申请的抵触申请,发明或实用新型专利申请也不能作为外观设计专利申请的抵触申请,从而使得本案中实用新型专利申请与外观设计专利申请都被授予了专利权。

     但是,专利法第11条的规定:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人的许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。外观设计专利被授权后,任何单位或个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

     本案中,在先的实用新型专利和在后的外观设计专利的专利权人是同一人,虽然不会影响专利权人正常实施其专利,但是,如果第三人想要实施该专利必须要与专利权人订立两份不同的专利实施许可合同,才能在法律意义上完全避免侵犯专利权人的专利权。

     如果在先的实用新型专利和在后的外观设计专利的专利权人是不同的单位或个人,将会造成在先的实用新型申请在获得专利权以后,实用新型专利的专利权人对该专利权的实施会受到其在后申请外观设计专利权的制约,这种情况明显违背的先申请制度的原则,没有充分保护在先申请人的利益。

     显然,出现上述问题的主要原因还是现行专利法在抵触申请的立法上存在疏漏,导致在专利授权和确权的过程中,发明或实用新型专利申请不能作为外观设计专利申请的抵触申请,外观设计专利申请不能作为发明或实用新型专利申请的抵触申请,不能完全实现防止同一发明创造同时存在两项专利权。为了解决这个问题,显然需要从抵触申请的法理上来解决这个问题。

    三、抵触申请的法理以及其与现有技术、重复授权的区别

     3.1抵触申请和现有技术的区别

 在专利法领域,与抵触申请作为密切相关的概念是现有技术,通常来讲,"现有技术"指该专利申请的申请日(有优先权为优先权日)之前为公众所知的技术,其包括他人公开的技术,也包括申请人自己公开的技术,其可以为进入公共领域的技术,也可以为私有的技术,其必须满足可能为公众所知。

抵触申请与现有技术有着明显区别。具体来讲,其主要如下:

首先是公开时间,现有技术的公开时间在涉案专利的申请日之前,而抵触申请的公开时间在涉案专利的申请日之后。

其次,抵触申请不能用于评测创造性,而现有技术则可以评论创造性;抵触申请仅可用于评价新颖性,不能与其他现有技术、抵触申请或者公知常识结合评价创造性。

再次,抵触申请必须是在我国提交的专利申请或者专利。而现有技术,其公开的方式较多,其既包括出版公开,也包括使用公开和其他方式公开。抵触申请只能构成出版公开。

此外,在地域也明显不同。向其他国家或者地区(例如欧盟、我国台湾地区)提交的专利申请或者专利文件不能构成抵触申请,也不能据此提出抵触申请抗辩。

最后,现有技术包括不同类型的专利权之间互相对比,而抵触申请,目前仅仅是相同类型的专利之间的互相比对。

3.2抵触申请与重复授权的区别

《专利法》第9条规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。,该条款即是为了防止同样的发明创造被重复授权而设定。

有的学者认为,抵触申请的设立目的很大程度上是为了解决重复授权而设定,其观点显然是错误的。以下结合案例说明:

案例3

申请人甲的在先申请中记载了A+B两个方案,权利要求保护A方案,然后被公开。

申请人乙的在后申请中记载了B方案,权利要求保护B方案。

分析:甲相当于在乙之前就理论上能够获得B方案的保护,但他选择放弃B方案,将B方案捐献给世人。退一步讲,甲其实也可以通过修改权利要求等方式将B方案重新纳入到保护范围,这样申请人乙的在后申请更没有理由被授权。

案例4

申请人甲的在先申请中记载了A+B两个方案,权利要求保护A方案,然后被公开。

申请人甲的在后申请中记载了B方案,权利要求保护B方案。

分析:即使B方案获得授权,这种情况也不属于重复授权的情况;申请人甲用自身的行为表明他没有放弃他的B方案。但是事实上,根据现行专利法,B方案会由于抵触申请的原因被驳回。

由此可见,如果是为了防止重复授权,那么如何理解被在先申请人放弃的在先申请仍然能够作为抵触申请来影响在后申请的新颖性?或者在先申请根本没有要求保护的范围为何也能作为抵触申请来影响在后申请的新颖性?

因此,抵触申请与禁止重复授权是完全不同的法律制度。无论是有关抵触申请的授权确权标准,或者在侵权诉讼中审理抵触申请抗辩,都不能以重复授权作为认定标准。

从立法目的及认定标准来看。《专利法》9条将禁止重复授权规定为:同样的发明创造只能授予一项专利权。禁止重复授权的目的是为了避免授予两个保护范围完全一致的专利权,故比较的对象是两项专利的权利要求。而抵触申请的认定,主要是考虑在先申请专利(包括权利要求,说明书以及附图)中是否公开了同样的发明或者实用新型,并不考虑两项专利的权利要求保护范围是否完全一致,也不考虑是否先后授予两项专利权。

从适用条件来看。禁止重复授权的前提是前后两项专利均授予专利权。如果在先专利申请被驳回或者撤回,就不再构成重复授权。与之不同,抵触申请的构成与其是否最终授权无关,即使在先申请的专利申请最终未能获得授权(例如被驳回或者撤回),也同样可以构成抵触申请。因此,是否构成抵触申请与在先申请专利是否最终获得授权无关,这与禁止重复授权是截然不同的。

在判断公开程序上。判断在先专利和在后专利是否构成抵触申请时,实行的是全文原则;即抵触申请并不以单纯的权利要求书或者说明书为准,而是以整体的公告的专利文件中为准,这一目的与专利法第9条的重复授权的判定上明显不同。

3.3《专利法》中规定抵触申请的法理依据是什么?

目前并没有相关的司法解释或者文件对抵触申请的法理依据进行明确的解释。前面已经论及,抵触申请的规定是源于禁止重复授权,这种规定是不正确的。在我看来,抵触申请可以从以下三点进行说明和研究。

第一,抵触申请是一种在先技术申请

根据法律规定,抵触申请的条件是:申请在先,公开在后,即抵触申请是一种在先技术,这种在先技术又没有达到公开的程度,从时间点上来看,其属于现有技术。由此可见,抵触申请必须是在先专利文件,且必须向同一专利局或者基于优先权的在先专利申请提交。虽然抵触申请满足了在先技术这一点,但是,基于专利的特点,其不需要任意扩大化。即将其局限于向同一专利局提交的在先专利文件即可。

第二,抵触申请是一种技术方案的在先权益保护

抵触申请,所要保护的是一种在先申请所关联的技术方案,即使该技术方案最终被驳回,其并非依赖于重复授权。在我看来,其更应当是一种在先权益的保护,即:保护在先公开的内容,防止在先公开文件被在后专利文件所限定。

第三,抵触申请是为了更好综合和平衡公众利益

抵触申请应当是更好地平衡公众利益。即基于专利的利益信赖,公众只需要考虑在先专利所公开的内容和技术方案即可,如果在先技术方案没有进行保护,则视为一种捐献,则任何人都可以使用该技术内容。即基于信赖原则,不应当受到在后的其他专利所进行限制。因此,可以这么说来,抵触申请是为了更好地综合平衡专利权人和公众的利益。

四、域外关于抵触申请的实践和司法经验

4.1美国专利法的规定

根据美国专利法的规定,他人在先申请的专利构成现有技术,可以用于评价新颖性和创造性。在2011年美国发明法案(AIA)之前,美国专利法采取先发明制。依照原《专利法》第102(e)1[5]、第102(e)2[6]、第103(a)[7]的规定,他人在先申请的专利,依其申请日(而不是公开日)认定其是否属于现有技术,并可以用于评价创造性。

在美国发明法案(AIA)之后,美国专利法由先发明制改为发明人先申请制。先申请制下,没有必要再去确定哪一个发明人在先作出发明。但在修改后的第102(a)(2)以及第103条中,仍然规定具有不同发明人(names another inventor)的在先申请专利构成现有技术(prior art)”,可以用于评价创造性。

4.2日本专利法及专利审查指南的规定

日本《专利法》29条第2款规定,与在先申请、在后公开的专利同一者,不能获得专利。关于何谓同一,日本专利审查指南中有两点规定值得关注: 一是关于在先申请专利公开的内容。不仅包括其权利要求书、说明书及附图中描述(state)的内容,还包括视为在其中公开的内容,即考虑普通公知常识(common general knowledge)可以导出的内容。二是如果涉案专利与在先申请专利相比,解决实质相同的技术问题,仅仅是具体方式上有细微区别时,仍然认定二者是同一的。

4.3德国专利法的规定

《德国专利法》第3条第2款规定:对于在先申请,但在在后申请专利的优先权日或者此后公开的专利中的内容,也属于现有技术(state of the art)”

即《德国专利法》明确规定抵触申请属于现有技术,这与我国《专利法》22条第2款对现有技术和抵触申请分别加以规定相比,采取的是不同的立法技术。但是,《德国专利法》第4条明确规定,虽然在先申请专利属于现有技术,但所述文件不可用于评价创造性。

因此,从法律性质上看,我国和德国专利法均规定抵触申请仅可用于评价新颖性,不可用于评价创造性,但立法技术有所区别。我国和德国的标准较为接近,较日本和美国的标准都更为严格。由此可见,“抵触申请”的政策更多是人为的,而非限制于其本身的原理。由此可以看到,抵触申请在适用上应当更具有灵活性。

五、抵触申请抗辩的司法实践改进的建议

      5.1应当参照现有技术抗辩的方式

抵触申请与现有技术相比,二者的构成要件、法律性质既有联系,又有所区别,因此,在参照适用现有技术抗辩的规定时,不宜全盘照搬,而是应当注意到此种联系与区别,在比较方式上做相应的调整,在认定标准上注意有所区分,以符合抵触申请的法律性质。

现有技术的内在逻辑:根据法律规定,现有技术是指在专利申请日之前所公开的技术,即:必须是在申请日之前,公众有可能获得到的证据。其实,从通常所认知的那样,专利法中的现有技术是一种拟制的现有技术。实际上,以在先技术来说明此处更好,应当如同德国的规定那样,将在先技术作为在专利申请日(先申请制)之前就可以获取到的技术,可以用于评测新颖性;但是,在创造性上,其关注的是技术启示,因此,申请在前、公开在后的技术,由于其本身的缺点,不能作为评测创造性的依据。

   5.2应当允许同一发明创造的不同类型专利专利权之间的互相抵触 

抵触申请由于采取的是全文原则,同时也遵循一种捐献原则的理念,即如果在先申请属于实用新型,即视为其将其他类型的专利都已经捐献,除非在后专利的概念与其不同,否则,应当视为其已经破坏了其新颖性和创造性。

因此,判断抵触申请时,应该具体考虑发明或实用新型与外观设计专利申请中所包含的技术方案和设计要素是否可以互相抵触,如果发明或实用新型申请记载的产品的形状特征,与外观设计申请记载的产品的形状设计特征相同,就可以将在先申请的发明或实用新型申请作为在后申请的外观设计申请的抵触申请,同样,也可以将在先申请的外观设计申请作为在后申请的发明或实用新型申请的抵触申请。

在上述思路的指导下,建议修改《专利法》时,将相关条文中,在先实用新型/发明/外观设计修改成“在先专利文件”,而这也是符合抵触申请创设的目的,并且,从互为抵触申请的优点来讲,其不光克服了权利冲突的问题、而且能够更好地维护公众的利益,并且维持了权利的平衡。

 写到此处,翻看北京市《专利侵权判定指南》理解与适用一书,看到以下描述:基于保护公众使用“抵触申请”中的外观设计的自由的目的,只要在涉案外观设计专利申请日之前提出并在此后公开的发明/实用新型中的附图公开了被控侵权产品的外观设计,就可以认定抵触申请抗辩成立。虽然这种情况下,在先申请的发明/实用并未授权,或者,该在先申请的发明/实用新型并未要求保护其公开的外观设计,也因此可能不存在两个相同的权利。但是,这种情况下应当允许使用此类“抵触申请”中的抵触设计进行抗辩。否则,难以有说明力表明,在对公众的影响方面,无法说明其存在差异的合理性所在。关于该问题,还可以进行一步研究和探讨。

可惜,在2017年的《专利侵权判定指南》,其没有就该问题进行进一步说明,但是综合以上可以发现,抵触申请无外乎保护公众的信赖,以使得公众在对照现有的专利,能够放开手脚进行实施,而不会战战兢兢,因此,作者认为:抵触申请应当承认实用新型/发明与外观设计相互抵触。

 

 

 

 


    

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