2015《关于修改〈关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定〉的决定》的理解与适用
（【作者】宋晓明，吴蓉【作者单位】最高人民法院）
《关于修改＜关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定＞的决定》（以下简称《决定》），经最高人民法院审判委员会第1641次会议通过，于2015年1月29日发布，自2015年2月1日起施行。为使审判实务更好地理解和适用本《决定》，现将本《决定》的起草背景和主要内容简要介绍如下。、
一、《决定》的起草背景
2013年4月25日，第十二届全国人大常委会第二次会议召开，会议要求“两高”于2014年年底前完成司法解释集中清理后的相关文件修改工作。根据会议精神，最高人民法院对司法解释和司法解释性质文件的修改作出统一部署，《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释[2001]21号）（以下简称2001专利司法解释）被纳入修改范围，并列入2014年度司法解释立项计划。
专利法自1985年生效实施以来，于1992年、2000年、2008年进行过三次修订。2001专利司法解释于2001年7月1日起施行，主要针对2000年修法所涉条文的适用和新旧法的过渡衔接作出规定，同时综合了之前最高人民法院公布的有关专利纠纷案件审理的多个通知、解答等规范性文件中行之有效的内容，并且确认了审判实践中成熟的经验和司法原则。2001专利司法解释在配合2000年专利法的施行、明确审判标准、适应我国加入世界贸易组织需要等方面发挥了重要作用。但是，随着2008年专利法的第三次修订，该司法解释中部分条文援引的专利法相关条文在新旧专利法中的序号有所调整且表述亦发生变化，同时2008年专利法（以下简称现行专利法）对专利权评价报告、侵权损害赔偿数额计算等问题作出了新的规定，因此，有必要对2001专利司法解释作出修改，以保证其内容与现行专利法及其司法解释保持一致。
2013年12月，最高人民法院民三庭启动2001专利司法解释的修订工作，起草完成了初稿。随后召开座谈会，征求上海、江苏、浙江等地方法院的修改意见，并赴国家知识产权局进行专题调研。根据座谈意见和调研情况，经多次修改讨论，形成了系统内外部征求意见稿，且书面征求了全国人大法工委、国务院法制办、国家知识产权局以及各高级法院的意见。根据反馈意见，最高人民法院民三庭经进一步讨论修改后，形成公开征求意见稿，于2014年7月15日向社会公开征求修改意见，征求期1个月。在此期间，亦征求了最高人民法院立案庭、民一庭、行政庭、审监庭和研究室的修改意见。最后，在综合各方意见的基础上，经认真研究修改形成送审稿。2015年1月19日，最高人民法院审判委员会第1641次会议讨论通过了送审稿。
二、《决定》的主要内容
《决定》共10条，涉及两部分内容：一是专利法2008年修订中因法条序号和表述用语的变化而作出适应性修改；二是对专利权评价报告、专利权保护范围、等同时间点、侵权损害赔偿数额计算的规定进行修改，以确保与现行专利法及其司法解释、相关规范性文件的规定一致。
（一）适应性修改部分
1．关于侵权行为地的修改。2001专利司法解释第5条第1款规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地，其确定对当事人选择管辖法院具有重要意义。专利法第十一条第二款对侵犯发明、实用新型和外观设计专利权的各类侵权行为作出了具体规定，较之2000年专利法，现行专利法对侵犯外观设计专利权的行为增加了以生产经营为目的未经权利人许可许诺销售外观设计专利产品的行为。因此，《决定》第1条对2001专利司法解释的第5条第2款作出修改，增加被诉侵权外观设计专利产品的许诺销售地为侵权行为地。
征求意见过程中，有意见认为，应当将2001专利司法解释第5条中的“侵犯”修改为“侵害”。考虑到该司法解释中“侵犯”一词出现频率较高，而适应性修改不宜对整体规定改动过多，故未对该表述进行修改，但是司法实践中相关案件仍应当按照《民事案件案由规定》表述为“侵害专利权纠纷”。另外，《决定》第1条将2001专利司法解释第5条第2款中的“被控”侵权行为修改为“被诉”侵权行为，因为最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）（以下简称2009专利司法解释）中的相关表述均为
“被诉”，体现了专利侵权诉讼的民事性，而2001专利司法解释中关于“被控”的表述仅此一处，为统一表述，作出了相应修改。
2．关于相关表述和条文序号的修改。《决定》第6条是关于对假冒他人专利行为的追究和制裁依据的修改，第10条是关于许诺销售的修改；修改内容均为其所援引的新旧专利法条文序号的变化。另外，为体现民事诉讼不告不理的基本原则，《决定》第5条、第6条将“追究”民事责任均修改为“确定”民事责任。
（二）重点条文部分
1．关于专利权评价报告的修改。《决定》第2条、第3条针对2001专利司法解释第8条、第9条中关于检索报告的规定作出修改，主要涉及以下内容：
（1） 以2009年10月1日为界，对原告提交的报告名称和专利类型进行修改。现行专利法第六十一条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”较之2000年专利法第五十七条第二款的相应规定，该条款用“专利权评价报告”取代了“检索报告”，并将可以提交报告的专利类型增加了“外观设计专利”。国家知识产权局针对现行专利法的施行发布的《施行修改后的专利法的过渡办法》第二条规定：“修改前的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权，修改后的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权。”据此，国务院专利行政部门仅能对申请日在2009年10月1日前（不含该日）的实用新型专利出具检索报告，对申请日在2009年10月1日以后的实用新型专利和外观设计专利则可以出具专利权评价报告，因此，《决定》第2条作出规定：“对申请日在2009年10月1日前（不含该日）的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告；对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。”
（2） 将原告在起诉时提交报告的要求由“应当”修改为“可以”。最高人民法院《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》（[2001]民三函字第2号）明确，检索报告只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，出具检索报告并非原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。凡符合民事诉讼法规定的起诉条件的案件，法院均应当立案受理。2001专利司法解释第8条第1款所称“应当”，本意在于倡导原告提交检索报告。因此，将原告在起诉时提交报告的要求由“应当”修改为“可以”，以回归司法解释的本意。
（3） 增加规定原告不提交报告的法律后果。在我国现行的专利审查制度中，实用新型和外观设计专利均不经过实质审查，其有效性在后续行政程序中经常受到挑战。检索报告或者专利权评价报告可以为法院考量实用新型和外观设计专利的效力稳定性提供参考，其定位是审理专利纠纷的证据之一。对于原告经法院要求提交报告而无正当理由不提交的法律后果，征求意见和调研过程中存在两种意见，一是驳回起诉，二是中止诉讼。第一种意见可以更有力地督促原告提交报告，限制专利权滥诉；第二种意见可以在限制专利权滥诉的同时兼顾当事人的诉权保障。经反复讨论研究，我们最终将两种意见予以综合。笔者认为，在实践中，对于原告而言，中止诉讼不利于其实现通过诉讼保护专利权的目的，故其应有动机提交检索报告或者专利权评价报告。当其无正当理由不提交检索报告或者专利权评价报告，很有可能是报告对其专利权作出否定性评价，在这种情况下，人民法院应当向当事人释明其可以就涉案专利向专利复审委员会提起无效宣告请求。如果当事人就涉案专利提起无效宣告请求，人民法院可以裁定中止诉讼，等待专利确权程序对专利权效力的认定，有利于纠纷的最终解决。如果当事人在合理期间内不对涉案专利提起无效宣告请求，人民法院可以裁定驳回起诉，由原告承担不利后果。对此，《决定》第2条作出规定：“根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”
（4） 对于不中止诉讼的情形进行修改。2001专利司法解释第9条是关于被告在答辩期间内请求宣告涉案专利权无效时，可以不中止诉讼的具体情形，其中第（1）项涉及检索报告的内容。检索报告和专利权评价报告的区别之一在于检索报告仅对专利是否符合新颖性、创造性进行检索和分析，而专利权评价报告除此之外，还会对说明书公开是否充分、权利要求是否得到支持等其他专利权无效事由进行评价，因此，《决定》第3条将“原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由”列为可以不中止诉讼的情形之
2.关于专利权保护范围以及等同时间点的修改。
（1） 专利权保护范围的确定。2009专利司法解释第7条第1款规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落人专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”明确在专利侵权判定中采用全面覆盖原则，对权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征均要进行审查，不再对技术特征是否必要进行甄别，即权利人所主张的权利要求的保护范围由其全部技术特征所确定。因此，《决定》第4条对2001专利司法解释第17条中采用必要技术特征确定专利权保护范围的规定进行修改，即规定为：专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。
（2） 增加等同特征的判断时间点。为加大对专利权的保护力度，将专利申请日到被诉侵权日之间因新技术发展导致的等同物纳入专利权的保护范围，因此，应当以被诉侵权行为发生时为基点判断技术特征是否构成等同。据此，《决定》第4条对等同特征的定义增加了时间点的限制：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”
3．关于侵权损害赔偿的修改。
2001专利司法解释第20至22条以全部赔偿为原则，对专利侵权纠纷中的损害赔偿问题作出较为具体的规定。随着现行专利法对相关内容的调整和司法实践的发展，专利侵权损害赔偿的计算也出现了新的变化，基于此，《决定》第7至9条对2001专利司法解释的上述条文进行了修改，主要涉及以下内容：
（1） 赔偿数额计算方法适用顺序、酌定和法定赔偿的修改。专利侵权诉讼中，损害赔偿数额的计算有四种方法：按照权利人损失确定、按照侵权人获利确定、参照专利许可使用费确定、在法定赔偿限额内确定。现行专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额应当按照上述排列顺序依次适用相应的计算方法进行确定，在前一种计算方法难以确定损害赔偿数额的情况下，才适用后一种计算方法确定损害赔偿数额。因此，《决定》第7条对2001专利司法解释第20条规定的由权利人自主选择赔偿数额计算方法的内容进行修改。
在参照专利许可使用费确定损害赔偿数额时，2001专利司法解释规定在专利许可使用费的1至3倍范围内合理确定。司法实践中，参照专利使用许可使用费酌定损害赔偿数额时，需要综合考虑侵权行为的性质和情节、专利许可的性质和范围等诸多因素，为给法官根据具体案情合理确定损害赔偿数额留出一定的自由裁量空间，现行专利法取消了上述1至3倍的限制。2001专利司法解释在我国的专利法律体系中首次明确了法定赔偿制度，随着科学技术的进步和社会经济的发展，专利技术的经济价值日益凸显，现行专利法将法定赔偿数额的范围进行了大幅提高。针对这些变化和调整，《决定》第8条对2001专利司法解释的第21条作出相应修改。
（2） 合理开支计算的修改。现行专利法第六十五条第二款规定了专利侵权法定赔偿额的上下限，但是对于法定赔偿额的上限是否包含合理开支的数额，司法实践中存在不同理解。为体现加大赔偿力度的精神，2009年4月21日印发的最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（[2009]23号）第16条指出：“除法律另有规定外，在适用法定赔偿时，合理的维权成本应另行计赔。”因此，《决定》第9条对此予以明确，规定：“权利人主张其为制止侵权行为所支付的合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。”
